연구논문

하단의 논문은 서울대학교 아시아태평양법연구소 아시아태평양법 국제교류기금의 학술연구비 지원을 받은 학술논문입니다.



박준석, 현저한 지리적 명칭의 식별력 취득을 어떤 논리로 인정할 것인가? - 대법원 최근 판례들에 대한 비판 (2018)

아태법
2021-02-05
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박준석, "현저한 지리적 명칭의 식별력 취득을 어떤 논리로 인정할 것인가? - 대법원 최근 판례들에 대한 비판", 법조, Vol. 67, No. 6 (2018), pp. 87-157. 

<국문초록>

2015년 서울대학교 판결과 2018년 American University 전원합의체 판결 다수의견 등을 통하여 우리 대법원은 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 따라 원래 식별력이 없는 ‘현저한 지리적 명칭’이 ‘대학교’와 결합함으로써 ‘새로운 관념’을 형성하였다고 보아 같은 제1항에 의한 식별력을 인정하였다. 그런데 그러한 인정과정에서 위 대학교 상표가 거래에서 실제 사용된 결과들을 고려하는 제2항의 식별력 인정논리를 잘못 혼용하고 있다. 이렇게 혼용하게 되면, 제1항과 제2항의 서로 다른 식별력 논리 사이의 구분이 무너져 상표법 전체의 혼란이 초래될 수 있다는 점, 제2항의 식별력을 인정하였을 뿐인 2012년 경남대학교 판결 등 선례와 충돌한다는 점, ‘현저한 지리적 명칭’은 상품 분야를 불문하고 식별력을 부정하였던 2018년 조지아 커피 판결 입장과도 모순이 생긴다는 점 등에서 문제가 크다. ‘새로운 관념’이 형성되었다고 보아 제1항에 따른 식별력을 인정한 대법원 판결의 배후 동기가 불분명하지만, 가령 서울대학교 판결의 사안에서처럼 제2항의 식별력은 실제 상표가 사용된 상품에만 인정될 수 있다고 한정한 제2항의 문구제약을 피하려는 의도가 일부 개입되었을 수 있겠다. 하지만 그런 의도가 있었더라도 향후에는 정면으로 제2항에 따라 사용에 의한 식별력 취득 문제로 다루어야 한다. 그럴 경우 지나친 제약이 될 수 있는 제2항의 한정적 문구는 장기적으로는 입법으로 삭제하되, 그 전에는 과감한 해석론으로 극복하는 것이 훨씬 합리적이다. 미국과 일본의 일부 동향을 참조하여 필자가 제안하는 해석론에 따르면, 상표가 사용된 결과 얻어지는 제2항의 식별력 취득에 있어 가령 저명상표의 경우 실제 사용되지 않은 상품에까지 효력을 미치는 전이가 인정될 수 있다.

<Abstract>

Through the decision for Seoul National University case in 2015 and the majority opinion of the American University case in 2018, the Korean Supreme Court concluded that the distinctiveness in accordance with Article 6, Paragraph 1 shall be recognized because new conception was formulated by the combination of a word ‘university’ and a well-known geographical name which had been inherently non-distinctive based on Article 6, Paragraph 1, Item 4 of the Old Korean Trademark Act (KTA). However, in such a recognition logic, another logic of Paragraph 2, which takes into account the actual results from use in commerce of the University trademark, is mistakenly mixed. Once such a mixture happens, there would be many problems as follows; the distinction between the different logic of paragraphs 1 and 2 for distinctiveness requirement will totally collapses and result in the chaos of the entire Trademark Law; there will be a conflict with the precedents such as the decision of Kyungnam University case in 2012 and etc.; there will be a contradiction with the previous position by the Korean Supreme Court in Georgia Coffee case in 2018, which denied any distinctive power of a well-known geographical name regardless of the product field. The background reason for the rulings of the Korean Supreme Court in recognizing the distinctiveness in accordance with Paragraph 1 because of the new conception is unclear. However, as in the case of the decision in the Seoul National University case, there may have been some intervention by the purpose to avoid the restriction of paragraph 2 which prescribes that the distinctiveness under Paragraph 2 could be recognized only to the products actually used with the mark. However, even if such purpose could intervene, the above cases should have been dealt without any pretension as a matter of obtaining a distinctive power of a mark by use in commerce accordance with paragraph 2. In such a case, the limited clause of Paragraph 2, which can be an unbearable constraint, shall be deleted in a revision in the long run, and it is far more reasonable to overcome it with bold interpretation even before such a revision. According to the proper interpretation proposed by the author referring to some related trends in the United States and Japan, the transfer of the distinctive power could be recognized to the products never used with the mark, as an good example in the case of a well-known trademark, after acquiring the distinctive power of Paragraph 2 obtained as a result of use in commerce.

<주제어>

현저한 지리적 명칭, 사용에 의한 식별력, 본질적인 식별력, 새로운 관념, 서울대학교 사건, 어메리칸 유니버시티 판결, 상표법 제33조, 구 상표법 제6조, 경남대학교 판결

<Keyword>

Well-known geographical name, distinctive power by use in commerce, intrinsic distinctiveness, inherently distinctive, new concept, Seoul National University case, American University decision, Article 33 of the Korean Trademark Act, Article 6 of the old KTA, Kyungnam University decision

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